La maison d’édition allemande Karl-May est titulaire de la marque communautaire verbale « Winnetou », notamment pour des films, des produits d’imprimerie, des bijoux, des parfums, des articles cosmétiques.

Une société a demandé la nullité de cette marque en invoquant l’existence de motifs de nullité absolue.
L’Office des marques de l’Union (OHMI) a annulé la marque, sauf en ce qui concerne les caractères d’imprimerie et les clichés.
Pour les autres produits et services, l’OHMI a estimé, en référence à « Winnetou », le chef indien fictif, noble et bon qui est le personnage principal d’une série de romans de l’auteur allemand Karl May ainsi que le protagoniste de films, de représentations théâtrales ou radiophoniques, que ce signe était à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif, si bien qu’il ne pouvait pas être protégé en tant que marque ni, partant, être monopolisé.

La maison d’édition Karl-May a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) à l’encontre de la décision de l’Office des marques.

Le 18 mars 2016, le TUE a fait droit à son recours et a annulé la décision de l’OHMI.
Selon le tribunal, l’Office des marques a violé les principes d’autonomie et d’indépendance qui régissent les marques communautaires.
En effet, il estime que l’OHMI n’aurait pas dû faire droit à la demande en nullité sans apprécier de manière autonome si le signe « Winnetou » revêtait un caractère descriptif pour les produits et services en cause.
Par ailleurs, le Tribunal relève que l’Office n’a pas suffisamment motivé sa décision.
Il n’a notamment pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le signe « Winnetou » serait perçu, au-delà de sa signification concrète en tant qu’évocation d’un personnage fictif, comme se référant plus généralement aux notions d’ »indien » et de « chef indien ».
La décision de l’Office des marques est donc annulée et l’OHMI doit maintenant à nouveau statuer sur la demande en nullité, en tenant compte des motifs de l’arrêt du Tribunal.