Dans une affaire de contrefaçon présumée de marque désignant des logiciels, la défenderesse soutenait que l’enregistrement des marques litigieuses était totalement ou partiellement nul au motif d’une part, que les listes des produits et services manquaient de clarté et de précision et d’autre part, que les demandes d’enregistrement avaient été déposées de mauvaise foi.

Dans le cadre de ce litige, la Haute cour de justice (Angleterre et Pays-de-Galles), Chancery Division, Royaume-Uni, a posé à la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) plusieurs questions préjudicielles.

Dans ses conclusions rendues le 16 octobre 2019, l’avocat général près la CJUE considère qu’une marque ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et précis.
Il précise cependant qu’une marque qui ne satisferait pas à l’exigence de clarté et de précision pourrait être nulle car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, au sens de l’article 3, § 1, sous f), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de l’article 7, § 1, sous f), du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, dans la mesure ou l’enregistrement d’une marque pour des « logiciels » est injustifié et contraire à l’ordre public.

Par ailleurs, l’avocat général estime que dans certaines circonstances, demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention d’utiliser celle-ci pour les produits ou services désignés peut constituer un élément de mauvaise foi, notamment lorsque le seul objectif du demandeur est d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché, y compris lorsqu’il y a des preuves d’une stratégie d’enregistrement abusif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
Enfin, l’avocat général est d’avis que l’article 32, § 3, du UK Trade Marks Act 1994 n’est pas incompatible avec la directive 89/104, à condition de ne pas constituer la seule base pour conclure à la mauvaise foi.