Un importateur parallèle de produits sanitaires à usage médical et de pansements, fabriqués par une société titulaire d’une marque de l’Union européenne, a apposé sur les boites de pansements de cette marque une nouvelle étiquette contenant plusieurs informations d’identification. L’importateur n’avait pas prévenu le fabriquant de la réimportation du produit concerné ni mis à sa disposition un emballage du produit modifié avec l’apposition de l’étiquette litigieuse.

Le fabriquant a assigné l’importateur pour violation de sa marque.

Dans le cadre de ce litige, la Cour fédérale de justice allemande a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.
Il lui est demandé si l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire a été ajoutée par l’importateur.

Dans une décision du 17 mai 2018, la CJUE rappelle que selon sa jurisprudence, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104, le titulaire d’une marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure dans un Etat membre d’un produit pharmaceutique importé d’un autre Etat membre lorsque l’importateur a reconditionné ce produit et y a réapposé la marque, à moins que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit contenu dans l’emballage ou que soit indiqué clairement sur l’emballage l’auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci.

La CJUE a déjà précisé dans un arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a, que la notion de reconditionnement inclut le nouvel étiquetage des médicaments revêtus de la marque. Toutefois, dans les faits de cet arrêt, de même que dans ceux de l’arrêt Boehringer Ingelheim e.a. du 23 avril 2002, l’importateur parallèle avait apposé une étiquette supplémentaire externe sur l’emballage des médicaments concernés ou reconditionné cet emballage mais, également, l’emballage d’origine avait été ouvert pour y ajouter une notice d’information dans une langue différente de celle du pays d’origine du produit qui portait la marque en cause.

Dans les faits de l’affaire en cause, l’importateur parallèle s’est limité à apposer une étiquette supplémentaire sur une partie non imprimée de l’emballage d’origine du dispositif médical en cause et cette étiquette, de petite taille, comporte comme seules informations le nom de l’importateur parallèle ainsi que son adresse et son numéro de téléphone, un code-barres et un numéro pharmacologique central qui sert à organiser la circulation des produits avec les pharmacies.
Ainsi, la CJUE estime que le conditionnement du dispositif médical concerné n’ayant pas été modifié et la présentation originale de l’emballage n’ayant été affectée que par l’apposition d’une étiquette de petite taille qui ne cache pas la marque et qui désigne l’importateur parallèle comme responsable de la mise sur le marché en indiquant ses coordonnées, un code-barres et un numéro pharmacologique central, il ne saurait être considéré que l’apposition d’une telle étiquette constitue un reconditionnement au sens des deux arrêts Boehringer Ingelheim e.a.

De ce fait, le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle par son contenu, sa fonction, sa taille, sa présentation et son emplacement ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque.